
USPTO 近两年密集发布三项 AI 相关核心指引——从发明人认定、从业者使用规范到 §101 适格性。本文系统梳理这些政策并提炼对中国申请人的核心启示。
人工智能正在重塑专利实践的每一个环节——从发明构思到权利要求撰写,再到现有技术检索。美国专利商标局(USPTO)在过去两年间密集出台三项重大指引,试图在拥抱 AI 创新红利的同时,划定法律与伦理的边界。本文逐一梳理这些政策,并提炼对中国申请人的核心启示。
一、背景:为什么 USPTO 要专门就 AI 出台指引?
2022 年,联邦巡回上诉法院在Thaler v. Vidal案中明确:AI 系统不能被列为专利发明人,"发明人"在现行法律下只能是自然人。这一判决虽确立了底线,却留下大量灰色地带——当人类与 AI 协作发明时,规则如何运作?从业者使用 AI 工具起草申请文件,承担哪些义务?AI 发明本身是否可专利?
2023 年 10 月,拜登政府签署第 14110 号行政令,要求 USPTO 在 120 天内就 AI 与专利交叉议题发布系统性指引。此后,USPTO 陆续推出三项核心文件,形成了目前全球最为完整的"AI 专利政策体系"。
指引一:AI 辅助发明的发明人认定指引(2024 年 2 月)
这是三项指引中最先发布的一份,也是迄今争议最大的一份(2024 年 2 月 13 日 · 联邦公报)。
核心结论:AI 辅助发明可以申请专利。AI 辅助发明并非因发明人资格问题而一概不可专利。只要至少一名自然人对所主张的发明作出了"重大贡献"(significant contribution),该申请就具备合法发明人基础。
关键分析框架——引入 Pannu 因素分析:该指引将原本用于判断多人共同发明人的 Pannu 因素引入 AI 辅助发明场景,要求审查员评估人类贡献是否"重大":是否对构思有实质性推动、贡献是否独立于对现有技术的简单解释。
已废止:2025 年 11 月,随着特朗普政府新政策落地,2024 版指引连同其配套示例被 2025 修订版完全取代。
指引二:AI 工具使用指引(2024 年 4 月 11 日)
这是最具实务价值的一份文件,专门针对从业者(代理人、律师、申请人)在 USPTO 业务中使用 AI 工具的行为规范。重要的是,该指引未新设任何规则,而是厘清现有规则如何适用于 AI 使用场景。
- 签字义务不可转让:向 USPTO 提交的所有文件须由自然人签字。签字者须亲自审核并核实内容,"依赖 AI 工具的准确性"不构成尽职审查。
- 无强制披露义务,但有例外:一般而言无需主动告知 USPTO 是否使用了 AI,但若 AI 起草的权利要求无人类发明人的重大贡献,该信息必须披露。
- IDS 引用须人工核实:AI 可用于收集和整理现有技术引用,但代理人须核实每一条引用,删除累积性或不相关的现有技术,防止"引用爆炸"。
- 保密与数据安全风险:向 AI 工具输入客户保密技术信息,可能被供应商用于模型训练或披露给第三方,须审查其隐私条款与服务协议。
核心警示:AI 有时会产生"幻觉"(hallucination),输出错误信息。从业者签署文件后,对 AI 生成的错误引用、错误技术陈述、错误优先权信息等承担完全责任。国家安全方面,若 AI 工具使用境外服务器处理专利申请内容,可能违反外国申请许可(foreign filing license)要求。
指引三:AI 发明专利主题适格性指引(2024 年 7 月 17 日)
这份指引回答了一个关键问题:AI 相关技术发明本身是否满足 35 U.S.C. §101 的专利主题适格性要求?指引配套发布了三组示例(Examples 47–49),覆盖自然语言处理、个性化医疗 AI 模型等典型场景。
判断核心:技术改进 vs. 抽象思想的应用
- 技术改进型(改善计算机性能、提升处理效率、解决特定技术难题)—— ✓ 适格
- 实践应用型(AI 方法与具体技术领域的实际应用深度整合)—— ✓ 通常适格
- 抽象实施型(用通用计算机组件简单实施抽象算法或数学方法)—— ✗ 不适格
- 环境链接型(仅将抽象思想与技术环境相关联,无实质性整合)—— ✗ 不适格
指引特别强调:"对司法例外本身的改进,并不等于对技术的改进。"这对于纯粹改进 AI 算法但无明确技术应用的专利申请,是一道重要警示。
最新动态:2025 年修订版发明人指引
2025 年 11 月 28 日,USPTO 在特朗普政府推进"消除美国 AI 领导力障碍"行政令的背景下,发布修订版发明人指引,完全废止 2024 年版。
- 分析框架:从"引入 Pannu 因素评估人类贡献是否重大"回归到"统一适用传统构思(conception)标准"。
- AI 的定性:AI 明确等同于实验室设备、软件、数据库等工具,不再隐含具有类似发明人的贡献维度。
- 核心问题:自然人是否在脑海中形成了完整、确定的发明构想。
- 外国优先权:仅以 AI 为发明人的外国申请,不被接受为美国申请的优先权基础。
- 政策信号:由审慎、设较高门槛转向亲专利、亲 AI,减少不确定性。
修订版的核心逻辑极为简洁:AI 是工具,不是共同发明人。判断发明人资格,回归且仅使用传统"构思"标准。当多名自然人协作时,Pannu 因素继续适用于评估他们之间的共同发明人关系,但 AI 的参与不改变这一分析。
实务启示:对中国申请人的五点核心建议
- 建立"人类构思"的过程文档机制。无论使用何种 AI 工具辅助研发,均应留存能够证明人类发明人"在脑海中形成完整发明构想"的同期记录——会议纪要、实验日志、内部技术报告等。USPTO 在审查和诉讼中将聚焦于此,充分的文档将是未来专利有效性纠纷的核心证据。
- 发明披露程序须适应 AI 辅助研发场景。中国企业与高校的研发团队在向专利部门提交发明披露时,应明确区分"AI 输出的候选方案"与"人类发明人的构思贡献"。建议修订内部发明披露表格,增加"AI 使用情况"与"人类贡献描述"字段,避免在后续申请中出现发明人资格瑕疵。
- 审慎选择 AI 专利工具,防范保密风险。中国企业在美申请涉及核心技术时,若使用境外 AI 工具(包括境外服务器托管的大语言模型)起草专利申请文件,存在技术秘密泄露及外国申请许可合规的双重风险。建议优先选用数据本地化处理方案,或在使用前充分评估工具供应商的隐私条款与数据处置政策。
- AI 相关发明的专利布局须强调"技术改进"。针对在美申请的 AI 相关专利,权利要求的撰写策略应以"技术问题的技术解决方案"为核心,重点呈现发明对计算机功能、系统效能或特定技术领域的实质性改进,而非仅描述算法逻辑本身。这既是应对 §101 适格性审查的关键,也与中国专利实践中对"技术效果"的要求具有内在一致性。
- 关注中美规则差异,统筹全球专利策略。中国国家知识产权局目前尚未发布与 USPTO 同等体系化的 AI 专利指引,两地规则存在差异。特别是若在部分允许 AI 署名发明人的国家(如澳大利亚已有相关判例)进行专利布局,须确保相关申请在申请美国专利时进行合规调整,否则外国申请中的 AI 发明人记载将直接妨碍对应美国申请的优先权主张。建议将 AI 专利合规纳入企业全球知识产权治理框架,提前进行风险防控。
结语
USPTO 的一系列指引传递了清晰的政策方向:AI 加速创新,但发明权归属于人。对于大量布局美国市场的中国科技企业与研究机构而言,这不仅是合规要求,更是在 AI 时代强化专利质量、提升专利价值的战略机遇。主动适应规则,才能在全球创新竞争中占据主动。
同时具备 USPTO 注册专利代理人资格、高级软件工程师的跨境专利人。10+ 年中、美、欧专利代理经验,横跨机械、外观、电气、化学、生物与软件领域,曾代理多家头部客户的核心专利组合并斩获专利金奖。
夜雨聆风